Куперс

Особое внимание в части четвертой ГК РФ законодатель уделил разработке института исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. Помимо детализации общих принципов и положений данного института в «общей части» (глава 69 ГК РФ) соответствующие нормы содержатся также и в разделах, посвященных отдельным видам интеллектуальной собственности.

Л.П. ЗУЙКОВА, ведущий эксперт АКДИ «Экономика и жизнь»

Субъекты исключительного права

Исключительное право может принадлежать одному или нескольким лицам совместно (п. 2 ст. 1229 ГК РФ). Тем самым по аналогии с правом общей совместной собственности в ГК РФ как бы закрепляется некий институт «совместного исключительного права». Исключение предусмотрено для фирменного наименования: оно может принадлежать только одному юридическому лицу.

📌 Реклама Отключить

По общему правилу, если исключительное право принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать объект интеллектуальной деятельности по своему усмотрению. При этом все возникающие доходы распределяются между ними поровну. Но правообладатели могут предусмотреть и другой порядок распределения доходов. Для этого они должны заключить письменное соглашение (п. 3 ст. 1229 ГК РФ).

В пункте 4 ст. 1229 ГК РФ предусмотрен другой случай, когда несколько лиц приобретают самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности. Отличие данной ситуации от предыдущей в том, что никакого «совместного исключительного права» она не создает. Исключительное право каждого лица является самостоятельным и не зависит от прав других лиц. Их объединяет только единый объект права (например, исключительное право на наименование места происхождения товара).
Точно так же лицо, ставшее добросовестно и независимо от других владельцев секрета производства (ноу-хау) обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого ноу-хау, приобретает на него самостоятельное исключительное право (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

📌 Реклама Отключить Основание возникновения исключительного права

В большинстве случаев основанием возникновения исключительного права является государственная регистрация результата интеллектуальной деятельности (ст. 1232 ГК РФ). Если исключительное право подлежит регистрации, то регистрировать нужно и все случаи его отчуждения, залога, предоставления в пользование интеллектуального объекта, иные случаи внедоговорного перехода прав (например, в результате наследования). Если переход права осуществляется по договору, то государственной регистрации подлежит сам указанный договор (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).

Основанием для внедоговорного перехода прав является соответствующее решение суда или свидетельство о праве на наследство (подпункты 4, 5 ст. 1232 ГК РФ).

Несоблюдение этого правила влечет недействительность соответствующего договора или (при внедоговорном переходе права) признание перехода исключительного права несостоявшимся (п. 7 ст. 1232 ГК РФ).

📌 Реклама Отключить

Ситуации, когда регистрация не требуется, прямо перечислены в разделах ГК РФ о соответствующих видах интеллектуальных прав. В этом случае правообладатель может произвести государственную регистрацию по собственной инициативе (п. 7 ст. 1232 ГК РФ). Например, правообладатель в течение срока действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы (10 лет) может по своему желанию зарегистрировать топологию в Роспатенте (ст. 1452 ГК РФ).

При этом действуют все правила об обязательной регистрации отчуждения прав (п. 7 ст. 1232 ГК РФ).
За совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией объектов интеллектуальной собственности, взимаются государственные, патентные и иные пошлины (п. 1 ст. 1249 ГК РФ).

Размеры и порядок уплаты пошлин за действия, связанные с программами для ЭВМ, базами данных и топологиями интегральных микросхем, установлены ст. 333.30 Налогового кодекса РФ.

📌 Реклама Отключить

В отношении взимания патентных и иных пошлин в настоящее время действует Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 12.08.1993 N 793 . Согласно части второй п. 2 ст. 1249 ГК РФ правила взимания указанных пошлин устанавливаются Правительством РФ.

Распоряжение исключительным правом

Правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).

Новое законодательство предполагает два способа передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности:
— договор; — иное юридическое основание.

————————

Постановление СМ РФ от 12.08.1993 N 793 «Об утверждении Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и Положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем».

📌 Реклама Отключить

Наиболее распространенными способами распоряжения исключительным правом является заключение договора об отчуждении исключительного права или лицензионного (сублицензионного) договора. К указанным договорам применяются все действующие положения ГК РФ об обязательствах и о договоре (статьи 307 — 453 ГК РФ). При этом любые условия договора, стороной которого является физическое лицо (гражданин), ограничивающие его права создавать результаты интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты, признаются ничтожными (п. 4 ст. 1233 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права

Отчуждение исключительного права правообладателем осуществляется по одноименному договору об отчуждении исключительного права. Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне (приобретателю).

📌 Реклама Отключить

Таким образом, сторонами договора выступают правообладатель и приобретатель исключительного права.
Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме, регистрируется в патентном органе (если регистрация предусмотрена законом) и является недействительным без такой регистрации (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1234 ГК РФ). В этом случае исключительное право переходит к приобретателю в момент регистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Исключительное право передается только в полном объеме, без каких-либо оговорок. Причем данное условие должно быть обязательно включено в текст договора. Договор, в котором подобное условие отсутствует, будет считаться лицензионным договором (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Как следует из п. 1 ст. 1234 ГК РФ, предметом регулирования данного договора со следующего года будет не только передача самого исключительного права, но и обязательство по передаче этого права в будущем. Правда, логика законодателя при таком разделении предмета на собственно право и на обязательство по его передаче не очень понятна, поскольку в силу п. 4 ст. 1234 ГК РФ в любом случае исключительное право переходит к приобретателю в момент регистрации договора.

📌 Реклама Отключить

По общему правилу данный договор является платным, хотя стороны могут договориться и о бесплатном отчуждении исключительного права (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Однако если в договоре специально не оговорено, что он является безвозмездным, то данный договор следует признать незаключенным. При этом общие правила п. 3 ст. 424 ГК РФ об определении цены, если ее размер не указан в договоре, не применяются.

Данное положение свидетельствует о том, что условие о цене является существенным условием договора об отчуждении исключительного права.

Об этом говорит и тот факт, что при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный срок вознаграждение за приобретение исключительного права прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков (п. 5 ст. 1234 ГК РФ). Если же исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им условий об оплате правообладатель может в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением (ч. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

📌 Реклама Отключить

Но чтобы определить, являлось ли нарушение расчетов существенным и произошло ли нарушение сроков оплаты, срок и порядок расчетов должен быть прямо определен сторонами в договоре. Таким образом, по смыслу п. 5 ст. 1234 ГК РФ срок и порядок расчетов являются существенным условием договора об отчуждении исключительных прав.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права согласно ГК РФ являются следующие:

1. Предмет договора — исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или обязательство по его передаче. При этом в договоре должны быть указаны характеристики отчуждаемого объекта и реквизиты, перечисленные в документе о регистрации (если данный объект подлежит государственной регистрации).
2. Стороны договора.
3. Условие о передаче исключительного права в полном объеме.
4. Условие о цене договора.
5. Условие о безвозмездности договора — если выплата вознаграждения правообладателю не предполагается.
6. Сроки и порядок расчетов.

Лицензионный договор

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в определенных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

📌 Реклама Отключить

В отличие от договора об отчуждении исключительного права предыдущего договора по лицензионному договору передается не само исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (или его часть), а только право использования этого результата. Исключительное право при этом по-прежнему остается у правообладателя, и он вправе передать его по договору об отчуждении или распорядиться им любым иным законным способом. При этом прекращения лицензионного договора не происходит: просто права лицензиара переходят к новому лицу (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

Сторонами лицензионного договора выступают лицензиар и лицензиат (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).В отношении лицензионного договора также действуют правила о письменной форме и обязательной его регистрации (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Несоблюдение этих условий влечет недействительность лицензионного договора. Регистрации подлежат также и все изменения, вносимые в договор.

📌 Реклама Отключить

Однако в отличие от договора об отчуждении исключительного права, закон не устанавливает точный момент предоставления права пользования лицензиату. Поскольку к лицензионным договорам применяются общие правила ГК РФ о договорах и обязательствах (п. 2 ст. 1233 ГК РФ), попробуем определить момент возникновения у лицензиата права пользования результатом интеллектуальной деятельности.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ). При этом договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ). Это означает, что стороны лицензионного договора вправе установить в нем конкретный момент, с которого лицензиат может пользоваться указанным результатом.

📌 Реклама Отключить

Данная тема возникла в связи с содержащейся в п. 1 ст. 1235 ГК РФ норме о том, что лицензиар вправе предоставлять лицензиату не только право пользования товарным знаком, но и обязательство по передаче этого права. В контексте данных рассуждений представляется, что момент наступления такого обязательства должен быть определен в договоре. Если же момент предоставления права на товарный знак в договоре не определен, лицензиат может начать использование товарного знака с момента регистрации договора.

В связи с этим возникает другой вопрос: вправе ли стороны приурочить начало использования результата интеллектуальной деятельности не к моменту регистрации договора, а к моменту его подписания? Такие случаи в практике не редкость.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к отношениям, возникшим до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Правомерность действия данной нормы в отношении договоров, требующих обязательной регистрации, признавала не только судебная практика, но и финансовые органы страны, традиционно занимающие более «консервативную» позицию.

📌 Реклама Отключить

Так, Минфин России в письме от 12.07.2006 N 03-03-04/2/172 в отношении возможности налогового учета арендных платежей в целях исчисления налога на прибыль разъяснил, что в случае если в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространены на период с момента передачи объекта аренды потенциальному арендатору, то арендные платежи по зарегистрированному договору принимаются в уменьшение налоговой базы по единому налогу с момента получения объекта в пользование.

По аналогии с договорами аренды, подлежащими государственной регистрации (а сходство этих двух конструкций очевидно), можно предположить, что при включении в лицензионный договор специальной ссылки о распространении его условий на период с момента предоставления прав на «интеллектуальный объект» лицензиату последний вправе пользоваться этим объектом вплоть до регистрации договора на законных основаниях. Условия лицензионного договора определены в статьях 1235 — 1237 ГК РФ.

📌 Реклама Отключить

К ним, в частности, относятся:
1. Предмет договора, который должен содержать (подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ):
а) описание результата интеллектуальной деятельности, права пользования которым передаются;
б) указание номера и даты выдачи удостоверяющего документа (патента, свидетельства).
2. Указание сторон договора (лицензиар и лицензиат).
3. Пределы осуществления права пользования результата интеллектуальной деятельности (ч. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Право пользования указанным результатом считается предоставленным исключительно в отношении тех прав и тех способов его осуществления, которые прямо поименованы в лицензионном договоре.
4. Способы использования «интеллектуального объекта» лицензиатом (ч. 2 п. 1, подп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).
При отсутствии данных условий лицензионный договор должен считаться незаключенным.
5. Территория, на которой допускается использование (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).
Если территория, на которой допускается использование «интеллектуального объекта», не определена, лицензиат вправе его использовать на всей территории РФ.
6. Срок действия договора (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

📌 Реклама Отключить

Лицензионный договор может быть заключен лишь в пределах срока действия исключительного права на соответствующий объект. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор также прекращается.
Если в самом лицензионным договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

7. Размер вознаграждения лицензиара и способы его уплаты (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Как и в договоре об отчуждении исключительного права, при отсутствии в лицензионном договоре условия о размере вознаграждения договор считается незаключенным. При этом общие правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Но в отличие от договора отчуждения исключительного права, в лицензионном договоре может быть указан не конкретный размер вознаграждения, а способ его определения, например определенный процент от дохода и т.п.

📌 Реклама Отключить

Чаще всего вознаграждение выплачивается в виде роялти (периодических отчислений), паушальных (единовременных) платежей и др.

8. Вид лицензионного договора (ст. 1236 ГК РФ).

ГК РФ предусмотрена возможность заключения лицензионных договоров двух видов:
а) простая (неисключительная) лицензия.
При неисключительной лицензии за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам;
б) исключительная лицензия.

При предоставлении лицензиату исключительной лицензии лицензиар утрачивает право выдачи лицензий другим лицам.

Условие об исключительной лицензии должно быть прямо предусмотрено в лицензионном договоре. Если в лицензионном договоре не содержится каких-либо сведений о его виде, то по умолчанию предполагается передача простой (неисключительной) лицензии (п. 2 ст. 1236 ГК РФ). Допускается также включение в один лицензионный договор условий договоров разных видов.

📌 Реклама Отключить

Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1237 ГК РФ), хотя договором стороны вправе и освободить лицензиата от этой обязанности. То есть данное условие является факультативным: при его отсутствии в договоре применяются нормы п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

Лицензиар в течение всего срока действия лицензионного договора не вправе чинить препятствия лицензиату в нормальном использовании им товарного знака (п. 2 ст. 1237 ГК РФ). Из общих правил о лицензионном договоре в ГК РФ предусмотрен ряд исключений.

————————

Приказ Госкомитета России по науке и технологиям от 29.01.1997 N 13 «О распределении интеллектуальной собственности в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ…»; Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденные Минимуществом России 26.11.2002 N СК-4/21297.

📌 Реклама Отключить

1. Предоставление принудительной лицензии — т.е. права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (ст. 1239 ГК РФ). Принудительная лицензия может быть предоставлена только судом по требованию заинтересованного лица и только в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ.

2. Включение результата интеллектуальной деятельности в состав сложного объекта (ст. 1240 ГК РФ).
Иногда для создания сложного объекта интеллектуальных прав (кинофильма, мультимедийного продукта, единой технологии и т.п.) его создателю требуется получить права на использование других «интеллектуальных объектов». Например, при создании кинофильма нужен сценарий, музыка к кинофильму, художественное оформление и т.п. Все это — самостоятельные объекты авторских прав.

📌 Реклама Отключить

Для таких случаев существуют особые правила.

Если, например, создатель кинофильма (продюсер) заключит договоры со сценаристом, композиторами, художниками и т.п. для подготовки фильма, то по умолчанию они будут считаться договорами об отчуждении исключительного права (даже в том случае, если в них не будет специальной оговорки, предусмотренной п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Но стороны могут также заключить и лицензионный договор, сделав об этом указание в тексте договора (части 2, 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ). Такой договор имеет ряд особенностей:

— по общему правилу он заключается на весь срок и в отношении всей территории действия исключительного права (ч. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ);

— условия лицензионного договора, ограничивающие использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, недействительны (п. 2 ст. 1240 ГК РФ).

📌 Реклама Отключить

За авторами отдельных «интеллектуальных объектов», входящих в сложный объект, сохраняется право авторства и другие личные неимущественные права (п. 3 ст. 1240 ГК РФ). При этом организатор сложного объекта вправе указывать свое имя или наименование при использовании этого объекта (п. 4 ст. 1240 ГК РФ).

Сублицензионный договор

Лицензиат в пределах срока действия лицензионного договора может передать право пользования «интеллектуальным объектом» третьим лицам по сублицензионному договору (ст. 1238 ГК РФ). Сторонами такого договора являются лицензиат и сублицензиат.
Сублицензионный договор может быть заключен только при наличии письменного согласия лицензиара. Данное разрешение может быть включено в виде отдельного пункта в лицензионный договор. Ответственной стороной перед правообладателем по сублицензионному договору выступает лицензиат (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). Но лицензиат вправе переложить данную ответственность и на сублицензиата, включив соответствующее положение в лицензионный договор.

📌 Реклама Отключить

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены только те права, которыми наделен лицензиат по лицензионному договору. Во всем остальном к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре (п. 5 ст. 1238 ГК РФ).

Внедоговорные способы перехода исключительных прав

В ГК РФ получила освещение и тема внедоговорного перехода исключительных прав. В соответствии со ст. 1241 ГК РФ переход исключительного права к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается только в случаях, прямо установленных в законе. В статье 1241 ГК РФ перечисляются случаи такого перехода.

Наследование

В силу п. 1 ст. 129 ГК РФ наследственное правопреемство носит универсальный характер. Следовательно, физическое лицо, обладающее исключительным правом, может завещать его или оставить после себя наследникам. Этой норме корреспондирует и положение ст. 1120 ГК РФ о свободе завещания, согласно которой любое лицо при жизни вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе и об объектах интеллектуальной деятельности.

📌 Реклама Отключить

Ограничения данного правила могут вытекать только из особенностей самого результата интеллектуальных прав. Например, товарные знаки как средства индивидуализации, связанные с коммерческой деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, могут принадлежать только физическому лицу, имеющему статус предпринимателя. В противном случае в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ право на товарный знак подлежит прекращению.

Реорганизация юридического лица

В этом случае переход исключительного права осуществляется в соответствии с правилами ГК РФ и отраслевых законов об отдельных видах реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование).

Основные принципы правопреемства при реорганизации юридических лиц содержатся в ст. 58 ГК РФ. Документами, содержащими сведения о правопреемстве (в том числе в отношении объектов интеллектуальной собственности) являются передаточный акт или разделительный баланс, утверждаемые учредителями (ст. 59 ГК РФ).

📌 Реклама Отключить Обращение взыскания на имущество правообладателя

Обращение взыскания на имущество производится по правилам Федерального закона от 21.07.1997 N 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» и других нормативных актов.

————————

Возможно ли заключить безвозмездный лицензионный договор или осуществить выплату вознаграждения в натуральной форме?

Однако, по моему мнению, остается недостаточно освещенным вопрос о возможности заключения с обладателем исключительных прав на объект интеллектуальной собственности безвозмездного лицензионного договора или лицензионного договора на условиях выплаты вознаграждения в натуральной форме (неденежной форме), в связи с чем я хотел бы посвятить свою статью рассмотрению данных вопросов.

В своей работе я зачастую сталкиваюсь с вопросами клиентов о том, что: Возможно ли заключить с безвозмездный лицензионный договор? Можно ли прописать в договоре условие, что выплата вознаграждения будет осуществляться в натуральной форме, в виде товара, работ, услуг? Не приведет ли это к тому, что лицензионный договор будет считаться незаключенным?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы я предлагаю обратиться к Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) и к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29).

Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное.

В соответствии со статьей 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Анализ приведенных правовых норм свидетельствует о том, что автор или иной правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации любым не противоречащим закону способом. Заключение лицензионного договора является одним из предусмотренных законом способов оформления воли при распоряжении своим исключительным правом.

Так, согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Пунктом 5 статьи 1235 ГК РФ установлено, что по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 этого Кодекса, не применяются.

Таким образом, исходя из пункта 5 статьи 1235 Кодекса, лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное.

Кроме того, в пункте 13.6 Постановления № 5/29 указано, что если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 Кодекса считается незаключенным.

Из приведенных норм следует, что заключение безвозмездного лицензионного договора допускается.

Между тем следует отметить, что существуют ограничения относительно возможности заключения безвозмездного лицензионного договора.

Так, в силу пункта 5.1. статьи 1235 ГК РФ не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

Данная норма с одной стороны подтверждает принцип гражданского законодательства о том, что обязательственные правоотношения между коммерческими организациями основываются на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов и недопустимости неосновательного обогащения, с другой стороны предполагает возможность заключения безвозмездных лицензионных договоров между коммерческими организациями на условиях неисключительной лицензии, а также и на условиях исключительной лицензии, если они ограничены определенной территорией и (или) сроком действия.

Ярким примером возможности заключения безвозмездного лицензионного договора, в том числе и между коммерческими организациями, является пункт 5 статьи 1286 ГК РФ, согласно которому лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (пункт 2 статьи 434). Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное.

Таким образом, можно сделать вывод, что заключение безвозмездного лицензионного договора допускается при определенных условиях.

Далее я хотел бы рассмотреть вопрос, касающийся возможности определить в лицензионном договоре выплату вознаграждения в натуральной форме.

Как было указано выше, в абзаце 3 пункта 5 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель не исключает, и в силу принципа свободы договора допускает возможность предусмотреть в лицензионном договоре вознаграждение в неденежной форме, например в виде товара, работ, услуг.

В качестве интересного примера можно привести обстоятельства, установленные судами в рамках рассмотрения дела А40-125821/2017.

Как следует из постановления Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2018 по указанному делу между АНО «ОРГКОМИТЕТ «СОЧИ 2014» и страховым обществом заключен договор о партнерстве.

В последующем, между автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» и страховым обществом заключен лицензионный договор, согласно которому организация предоставила страховому обществу за вознаграждение право использования (простая неисключительная лицензия) на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 139795 от 29.03.1996.

В соответствии с договором о партнерстве и условиями лицензионного договора страховому обществу за вознаграждение представлялись права, привилегии и возможности, в том числе право пользования товарным знаком организации и статус Партнера Олимпийской команды России, а страховое общество, в свою очередь, обязалось выплатить вознаграждение в общей сумме 36 250 000 долларов США, включая 100 000 долларов США как взнос на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи; 12 652 500 долларов США как лицензионное вознаграждение за право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 139795; 12 652 500 долларов США как лицензионное вознаграждение за право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 394544 и 10 845 000 долларов США лицензионное вознаграждение за право использования прочих объектов интеллектуальной деятельности (талисманы, пиктограммы и т.д.).

При этом, исходя из положений п. 5.1 договора о партнерстве сторонами был согласован порядок уплаты вознаграждения, а именно непосредственно в денежной форме в размере 11 250 000 долларов США и в натуральной форме путем оказания ответчиком страховых услуг по заявкам организации в размере 25 000 000 долларов США.

Приведенное в качестве примера судебное дело и установленные в ходе рассмотрения обстоятельства подтверждают возможность предусмотреть в лицензионном договоре вознаграждение в неденежной форме, например в виде товара, работ, услуг.

Резюмируя вышеизложенное, ответы на поставленные в начале статьи вопросы будут следующими.

Возможно ли заключить с обладателем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации безвозмездный лицензионный договор? Да, возможно.

Можно ли предусмотреть в лицензионном договоре вознаграждение в натуральной форме (в виде товара, работ, услуг)? Да, можно.

Вместе с тем при заключении безвозмездного лицензионного договора важно помнить о необходимости указать условие, что он является безвозмездным, а при заключении возмездного лицензионного договора согласовать условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, в противном случае соответствующий договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 ГК РФ будет считаться незаключенным.

Автор материала: Роман Ларшин

Статья 1234 ГК РФ. Договор об отчуждении исключительного права

1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

3.1. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.

5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

См. все связанные документы >>>

1. В пункте 1 комментируемой статьи в общем виде сформулировано понятие договора об отчуждении исключительного права. Аналогичные определения включены в Кодекс применительно к отчуждению исключительного права на произведение науки, литературы и искусства (ст. 1285 ГК), объект смежных прав (ст. 1307 ГК), изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365 ГК), селекционное достижение (ст. 1426 ГК), топологию интегральной микросхемы (ст. 1458 ГК), секрет производства (п. 1 ст. 1468 ГК), товарный знак (п. 1 ст. 1488 ГК).

В отношении исключительного права на коммерческое обозначение (п. 4 ст. 1539 ГК) Кодекс ограничивается констатацией допустимости его перехода по договору. В этом случае понятие договора об отчуждении исключительного права определяется непосредственно п. 1 комментируемой статьи.

2. По общему правилу (п. 1 ст. 1229 ГК) правообладатель может свободно, т.е. по своему усмотрению, распоряжаться исключительным правом. Однако Кодекс предусматривает и ограничение этой свободы. Так, отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК).

Кодекс не содержит также каких-либо общих требований к приобретателю исключительного права. Однако договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК), может быть заключен только с приобретателем, обладающим исключительным правом на такое наименование (п. 3 ст. 1488 ГК).

3. Порядок заключения договора об отчуждении исключительного права в силу п. 2 ст. 1233 ГК определяется в соответствии с гл. 28 ГК. Следовательно, к компетенции правообладателя относится решение вопроса, должен ли соответствующий договор заключаться путем проведения торгов либо путем направления оферты конкретному лицу или неопределенному кругу лиц.

Кодекс предусматривает особое регулирование для заключения договоров на основании публичной оферты в отношении отчуждения исключительного права на изобретение (ст. 1366 ГК) и на селекционное достижение (ст. 1427 ГК).

4. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи договор об отчуждении исключительного права может строиться как по модели консенсуального договора (п. 1 ст. 433 ГК), который считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям, так и по модели реального договора (п. 2 ст. 433 ГК), для заключения которого, кроме того, необходима передача соответствующего исключительного права.

Вопрос о выборе той или иной модели относится Кодексом на усмотрение сторон, которые должны решать его в зависимости от того, в чем выражается интерес каждой из них в договоре и в чем состоит основная цель последнего. Очевидно, что реальная модель договора в наибольшей степени защищает интересы отчуждателя (правообладателя), поскольку приобретатель лишен в этом случае возможности требовать передачи соответствующего права. В то же время, имея в виду, что основной целью договора об отчуждении исключительного права является передача и приобретение этого права, оптимальной моделью следует считать консенсуальный договор.

5. В пункте 2 комментируемой статьи устанавливаются требования к форме и государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права. Вопросам формы соответствующих договоров посвящены также положения ст. 1369, п. 1 ст. 1460, п. 1 ст. 1490 ГК, в которых применительно к отчуждению исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец, исключительного права на топологию интегральной микросхемы и исключительного права на товарный знак воспроизводится требование п. 2 комментируемой статьи о письменной форме договоров об отчуждении исключительного права. Во всех остальных случаях форма договоров определяется непосредственно п. 2 комментируемой статьи.

В соответствии с п. 2 ст. 1232 ГК государственной регистрации подлежат договоры об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1353 ГК), на селекционное достижение (ст. 1414 ГК), на товарный знак (ст. 1480 ГК). Требование государственной регистрации указанных договоров, кроме того, воспроизведено в специальных нормах применительно к договорам об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец (ст. 1369 ГК) и на товарный знак (п. 1 ст. 1490 ГК).

Что касается программы для ЭВМ и базы данных (п. 1 ст. 1262 ГК), а также топологии интегральной микросхемы (п. 1 ст. 1452 ГК), государственная регистрация которых носит факультативный характер и зависит от усмотрения правообладателя, вопрос о государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на эти результаты интеллектуальной деятельности должен решаться с учетом положений п. 7 ст. 1232 ГК, в соответствии с которым правила об обязательной государственной регистрации (включая и правило о государственной регистрации соответствующих договоров) подлежат применению к факультативной регистрации, если только Кодексом не предусмотрено иное. Иными словами, изъятие из правила п. 2 ст. 1232 ГК применительно к государственной регистрации отчуждения исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие факультативной регистрации, должно быть прямо предусмотрено Кодексом. В отношении договоров об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных, а также исключительного права на топологию интегральной микросхемы такое изъятие отсутствует. Более того, Кодекс содержит прямое указание о государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных (п. 5 ст. 1262 ГК), а также на топологию интегральной микросхемы (п. 7 ст. 1452, п. 2 ст. 1460 ГК). Такое указание призвано, кроме того, устранить возможность решения вопроса о регистрации этих договоров по усмотрению сторон.

Момент перехода исключительного права по подлежащим государственной регистрации договорам об отчуждении исключительного права определяется п. 4 комментируемой статьи.

Указание п. 2 комментируемой статьи на недействительность договора об отчуждении исключительного права означает ничтожность соответствующего договора. В случае несоблюдения письменной формы договора этот вывод следует из п. 2 ст. 162 и ст. 168 ГК, а в случае несоблюдения требования о государственной регистрации — из п. 1 ст. 165 ГК.

6. В абзаце 1 п. 3 комментируемой статьи в соответствии с п. 3 ст. 423 ГК установлена презумпция возмездности договора об отчуждении исключительного права. Следовательно, по общему правилу, приобретатель исключительного права обязан уплатить правообладателю вознаграждение за передачу этого права. В то же время допускается возможность заключения безвозмездного договора об отчуждении исключительного права. В этом случае договор должен содержать прямое указание на его безвозмездный характер.

Презумпция возмездности договора об отчуждении исключительного права обладает, однако, некоторыми особенностями, связанными с тем, что в силу уникальности соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации к исключительному праву на них в соответствии с абз. 2 п. 3 комментируемой статьи не могут быть применены правила п. 3 ст. 424 ГК, позволяющие путем сопоставления с ценой аналогичного товара восполнить отсутствующее в возмездном договоре условие о размере причитающегося правообладателю вознаграждения.

Поэтому при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о вознаграждении или о порядке его определения соответствующий договор в силу прямого указания п. 3 комментируемой статьи считается незаключенным. Условие о вознаграждении в возмездном договоре об отчуждении исключительного права относится к числу его существенных условий (п. 1 ст. 432 ГК).

Последствия нарушения приобретателем обязанности по выплате вознаграждения по возмездному договору об отчуждении исключительного права определяются в соответствии с п. 5 комментируемой статьи.

7. Помимо условия о вознаграждении в возмездном договоре об отчуждении исключительного права (п. 3 комментируемой статьи), к числу существенных условий договора об отчуждении исключительного права должно быть отнесено условие о предмете договора (п. 1 ст. 432 ГК). Это означает, что в договоре должен быть указан результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, исключительное право на которые передается приобретателю в полном объеме.

Кроме того, Кодекс устанавливает целый ряд условий договоров об отчуждении исключительного права на отдельные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Условие о передаче заказчику материального носителя может быть предусмотрено сторонами при отчуждении исключительного права на произведение науки, литературы или искусства по договору авторского заказа (п. 2 ст. 1288 ГК). Отчуждатель исключительного права на секрет производства обязан сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия договора (п. 2 ст. 1468 ГК). Отчуждение исключительного права на коммерческое обозначение допускается только в составе предприятия, для индивидуализации которого это обозначение используется (п. 4 ст. 1539 ГК).

8. Невозможность применения к исключительному праву на нематериальный объект по аналогии положений о праве собственности на материальные объекты предопределила появление нормы п. 4 ст. 1234. В отличие от правила п. 1 ст. 223 ГК, в котором момент перехода права собственности к приобретателю вещи по договору определяется по общему правилу моментом ее передачи, в п. 4 комментируемой статьи установлена иная презумпция, признающая моментом перехода исключительного права от правообладателя к приобретателю момент заключения соответствующего договора. Указанная презумпция может быть изменена по соглашению сторон таким образом, чтобы момент перехода исключительного права не совпадал с моментом заключения договора о его отчуждении.

Практическое значение правила, содержащиеся в первом предложении п. 4 комментируемой статьи, имеют для договоров об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы и искусства (ст. 1285 ГК), на объект смежных прав (ст. 1307 ГК), на незарегистрированную топологию интегральной микросхемы (ст. 1458 ГК), на секрет производства (п. 1 ст. 1468 ГК), на коммерческое обозначение (п. 4 ст. 1539 ГК), т.е. на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, не подлежащие государственной регистрации.

Для исключительного права на остальные охраняемые объекты, распоряжение которым допускается Кодексом, действует императивное правило второго предложения п. 4 комментируемой статьи, в соответствии с которым исключительное право на подлежащие государственной регистрации результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации переходит к приобретателю в момент государственной регистрации договора об отчуждении соответствующего права.

9. В соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК порядок изменения и расторжения договора об отчуждении исключительного права регулируется гл. 29 ГК. В пункте 5 комментируемой статьи устанавливаются дополнительные меры, гарантирующие защиту интересов правообладателя в случае, когда нарушение приобретателем обязанности выплатить вознаграждение за приобретение исключительного права является существенным.

Пунктом 2 ст. 450 ГК предусматривается право стороны по договору потребовать в судебном порядке расторжения договора в случае существенного нарушения договора другой стороной. В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК существенным признается такое нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны ущерб, лишающий ее в значительной степени того, на что она была вправе рассчитывать при заключении договора.

При существенном нарушении приобретателем исключительного права обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права, помимо права потребовать в судебном порядке расторжения договора (п. 2 ст. 450 ГК), предоставляет правообладателю и другие меры по защите своих интересов. Эти меры различаются в зависимости от того, перешло исключительное право к приобретателю или нет.

В соответствии с абз. 1 п. 5 комментируемой статьи в случае, когда исключительное право перешло к приобретателю, прежний правообладатель вправе потребовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права. Указанное правило, по существу, представляет собой допускаемое законом исключение из общего запрета требования сторонами возврата того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора (п. 4 ст. 453 ГК).

Если же исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не перешло к приобретателю, то правообладатель в соответствии с абз. 2 п. 5 статьи вправе отказаться от договора в одностороннем порядке без обращения в суд (п. 3 ст. 450 ГК).

При этом независимо от того, в какой момент — до перехода исключительного права или после него — происходит расторжение договора, в п. 5 комментируемой статьи, вслед за общей нормой п. 5 ст. 453 ГК, признается право первоначального правообладателя потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Отсутствие каких-либо оговорок о размере убытков означает, что они подлежат возмещению в полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду (ст. 15 ГК).

Налоговые риски безвозмездного получения имущественных прав на товарный знак

Как указано в п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Крупнейшие производители – правообладатели товарных знаков, как правило, заинтересованы в том, чтобы при реализации их товаров использовался товарный знак, позволяющий потребителям отличить их продукцию от продукции иных производителей. При этом на практике не всегда такое использование оформляется возмездным лицензионным договором. В этом случае у организации существуют налоговые риски, связанные с возможностью возникновения у нее внереализационного дохода в виде стоимости безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак и, как следствие, обязанности уплатить в бюджет соответствующий налог на прибыль.

В соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде безвозмездно полученных имущественных прав. При этом согласно п. 2 ст. 248 НК РФ имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги).

Как справедливо указывает Минфин России в разъяснениях о порядке учета доходов в виде безвозмездно полученного товарного знака в целях налогообложения прибыли, если получение налогоплательщиком неисключительного права пользования объектом интеллектуальной собственности (в том числе товарным знаком) не сопровождается каким-либо встречным предоставлением получающей стороны (обязанностью передать имущество, оказать услуги, выполнить работы), то такое получение рассматривается для целей налогообложения как операция по безвозмездному получению имущественного права1. При получении налогоплательщиком имущественных прав безвозмездно их стоимость, определенная в установленном порядке, должна быть им включена в состав внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли, если иное не предусмотрено ст. 251 НК РФ, определяющей перечень доходов, не учитываемых для целей налогообложения прибыли2.

Безвозмездное получение имущественного права на товарный знак может быть осуществлено только при наличии у правообладателя исключительного права на зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Из этого вытекает, что использование незарегистрированного товарного знака без выплаты вознаграждения не указывает на получение внереализационного дохода в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак и не дает оснований для применения п. 8 ст. 250 НК РФ в целях исчисления налога на прибыль3.

Внереализационный доход в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак имеет место, когда подтверждена фактическая передача и безвозмездное использование соответствующих имущественных прав на зарегистрированный товарный знак4. При этом использование товарного знака способом, не предусмотренным в лицензионном договоре, влечет риск признания налоговым органом такого использования внереализационным доходом в виде безвозмездно полученного имущественного права на товарный знак5.

В этой связи следует отдельно остановиться на налоговых рисках, связанных с возможностью применения налоговыми органами п. 8 ст. 250 НК РФ в отношении безвозмездного использования товарного знака без лицензионного договора. Например, если налогоплательщик с согласия правообладателя безвозмездно будет использовать его товарный знак до регистрации возмездного лицензионного договора с правообладателем, существует налоговый риск получения налогоплательщиком в указанный период внереализационного дохода от безвозмездного использования товарного знака, которое не сопровождается каким-либо встречным предоставлением получающей стороны.

При этом существует достаточно спорная судебная практика, согласно которой безвозмездное использование товарного знака в отсутствие лицензионного договора не может быть охарактеризовано как безвозмездное получение имущественных прав на товарный знак, влекущее образование внереализационного дохода у налогоплательщика. Обосновывая эту позицию, суды указывают, что фактическое использование товарного знака в отсутствие лицензионного договора не может рассматриваться как передача налогоплательщику имущественных прав на товарный знак6. На основании указанной позиции применение п. 8 ст. 250 НК РФ считается правомерным только в случае безвозмездной передачи соответствующих имущественных прав по договору.

Вместе с тем безвозмездное использование имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности возможно и без договора. Так, если налогоплательщик, передав исключительное право на использование товарного знака другому лицу, продолжает использовать товарный знак для нанесения на потребительскую упаковку реализуемой продукции без выплаты вознаграждения новому правообладателю, налоговые органы и суды могут признать такое использование внереализационным доходом по п. 8 ст. 250 НК РФ7. При этом, по мнению автора, безвозмездное использование имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности без договора может повлечь налоговые риски признания такого использования внереализационным доходом по п. 8 ст. 250 НК РФ только в случае, если доказано фактическое волеизъявление правообладателя на безвозмездную передачу имущественных прав на объект интеллектуальной собственности.

В этой связи следует отметить, что волеизъявление на безвозмездную передачу имущественных прав на товарный знак может быть выражено не только в лицензионном договоре, но и в иных случаях его использования. Например, безвозмездное использование налогоплательщиком товарных знаков может осуществляться без письменного разрешения либо договора, но под фактическим контролем правообладателя товарных знаков, являющегося учредителем налогоплательщика. Суды в рассматриваемой ситуации отмечают, что использование товарных знаков под контролем правообладателя – учредителя налогоплательщика, свидетельствует о факте передачи правообладателем права пользования товарными знаками налогоплательщику8.

По мнению автора, отсутствие письменного разрешения на использование товарных знаков не свидетельствует об отсутствии фактического волеизъявления правообладателя на безвозмездную передачу права пользования товарными знаками в силу взаимозависимости налогоплательщика и правообладателя. При этом, как представляется, необходимо разграничить волеизъявление на безвозмездную передачу имущественных прав на товарный знак и волеизъявление на реализацию товара, маркированного товарным знаком. Так, правообладатель товарного знака может выдать другой организации письменное разрешение на реализацию товара, маркированного его товарным знаком, не наделяя ее правом самостоятельного и непосредственного пользования самим товарным знаком. Указанная организация, в свою очередь, реализует маркированную продукцию, не нанося самостоятельно на нее товарный знак.

Автор полагает, что выданное правообладателем письменное разрешение на реализацию товара, маркированного его товарными знаками, не свидетельствует о получении лицом, ее осуществляющим, имущественных прав непосредственно на сам товарный знак и не влечет у него налоговых рисков, связанных с образованием внереализационного дохода, предусмотренного п. 8 ст. 250 НК РФ. В этой связи неиспользование налогоплательщиком товарного знака как самостоятельного объекта гражданских прав свидетельствует об отсутствии у него дохода, подлежащего учету в целях исчисления налога на прибыль в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 250 НК РФ9.

Помимо волеизъявления сторон на передачу имущественного права на товарный знак, необходимым элементом указанного правоотношения является безвозмездность использования товарного знака, которая предполагает отсутствие обязанности встречного предоставления за полученное имущественное право на товарный знак. В этой связи существует точка зрения, согласно которой для применения п. 8 ст. 250 НК РФ имеет значение не только встречное предоставление за получение соответствующего имущественного права на товарный знак, но и встречное предоставление по иным обязательствам, связанным с использованием товарного знака10.

В судебной практике рассматривалось дело, в котором налогоплательщик использовал на производимой продукции товарный знак на основании письменного согласия правообладателя, не заключая с ним лицензионный договор и не уплачивая лицензионные платежи. При этом между налогоплательщиком (покупателем) и правообладателем (продавцом) был заключен договор на поставку правообладателем налогоплательщику за плату вспомогательных материалов для производства продукции, маркированной товарным знаком. Кроме того, между налогоплательщиком (заказчиком) и правообладателем (исполнителем) были заключены договоры оказания услуг, в соответствии с которыми исполнитель принял на себя обязательства по оказанию таких услуг как испытание сырья и готовой продукции, разработка (корректировка) рецептур, консультационные услуги по технологии и процессам производства, в том числе по техническому консультированию при эксплуатации технологического оборудования и производственных объектов, улучшению качества производимой продукции и расширению ее ассортимента, отработке технологии производства с применением новых видов сырья и оборудования, а заказчик, в свою очередь, обязался принять услуги и оплатить их.

Согласно постановлению ФАС Северо-Западного округа от 10 апреля 2014 г. по делу № А56-30538/2013, в котором рассматривалась вышеуказанная ситуация, отношения налогоплательщика и правообладателя по использованию товарного знака носят возмездный характер, поскольку у них существуют встречные обязательства из нескольких сделок. В связи с этим у налогоплательщика нет предусмотренного п. 8 ст. 250 НК РФ внереализационного дохода от безвозмездного пользования имущественными правами и обязанности включать его в состав внереализационных доходов11.

Однако, по мнению автора, указанные выводы суда недостаточно обоснованны. Налогоплательщик использует товарный знак под контролем правообладателя. Использование товарного знака налогоплательщиком связано с его обязательствами по оплате товаров и услуг, необходимых для производственного процесса по договорам с правообладателем. Однако этот факт не подтверждает, что отношения налогоплательщика и правообладателя по использованию товарного знака носят возмездный характер. Поскольку обязательств передать правообладателю имущество (имущественные права), выполнить для него работы, оказать услуги в связи с получением налогоплательщиком от правообладателя права использовать товарный знак указанными договорами не предусмотрено, то наличие у налогоплательщика таких обязательств как использование производственных, технологических решений, управленческих технологий, производственного контроля и материалов не может рассматриваться в качестве возмездного получения права пользования товарным знаком. В этой связи у налогоплательщика в аналогичных обстоятельствах может возникнуть налоговый риск, связанный с вероятностью образования предусмотренного п. 8 ст. 250 НК РФ внереализационного дохода от безвозмездного пользования имущественными правами на товарный знак.

Таким образом, для подтверждения возмездности и избежания вышеуказанного налогового риска встречное предоставление должно быть направлено непосредственно на оплату за полученное имущественное право на товарный знак, а не на оплату других, пусть даже связанных с ним, обязательств. В этой связи, чтобы избежать налогового риска при применении вышеуказанной нормы, необходимо в договоре (лицензионном или каком-либо ином между теми же лицами) устанавливать возмездное использование передаваемого объекта интеллектуальной собственности через встречное предоставление за получение соответствующих имущественных прав. При этом такое встречное предоставление может быть осуществлено как в денежной, так и в иной форме, например, выполнением для правообладателя определенных работ либо оказанием ему услуг (таким встречным предоставлением может быть обязательство лицензиата размещать товарные знаки правообладателя в рекламных объявлениях при рекламе соответствующих товаров). Такое встречное предоставление должно осуществляться непосредственно за полученное имущественное право на объект интеллектуальной собственности.

В соответствии с п. 2 ст. 1235 ГК РФ предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит государственной регистрации. Ключевым фактором при определении возмездности получения имущественных прав на товарный знак до регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору является наличие в договоре ретроспективной оговорки, распространяющей возмездные правоотношения сторон на период до регистрации предоставления соответствующего права. Примером такого типа ретроспективной возмездности может служить ситуация, когда налогоплательщик в период после заключения возмездного лицензионного договора, но до государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по указанному договору использует товарный знак при производстве продукции без выплаты вознаграждения правообладателю. При этом стороны в возмездном лицензионном договоре могут предусмотреть, что его условия распространяются на отношения сторон с момента его подписания, установив отдельно размер вознаграждения за пользование товарным знаком до момента государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по указанному договору.

Несмотря на это существует налоговый риск, что налоговый орган, принимая во внимание факт, что до государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по договору налогоплательщик не вносит правообладателю лицензионных платежей, может прийти к выводу, что в указанный период налогоплательщик использовал товарные знаки безвозмездно, что в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ приводит к образованию у него внереализационного дохода в виде безвозмездно полученного имущественного права на товарный знак. Представляется, что такого рода претензии налогового органа в данном случае неправомерны, поскольку стороны при подписании лицензионного договора могут изначально обусловить его возмездный характер не только после государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по договору, но и в период, предшествующий такой регистрации. При таких обстоятельствах отсутствие у налогоплательщика платежей по лицензионному договору непосредственно в период до государственной регистрации не может безусловно свидетельствовать о безвозмездном характере использования им товарного знака в указанный период. В рассматриваемом случае воля и волеизъявление сторон по лицензионному договору направлены на возмездное использование товарного знака. В связи с этим оснований полагать, что налогоплательщик до регистрации предоставления права использования товарного знака по договору пользовался им на безвозмездной основе, нет12.

Если налогоплательщику по согласованию с правообладателем товарных знаков разрешено без выплаты лицензионного вознаграждения начать производство продукции с их использованием до завершения переговоров и подписания возмездного лицензионного договора, это также не означает образование у него в указанный период внереализационного дохода, предусмотренного п. 8 ст. 250 НК РФ, если роялти за указанный период уплачены впоследствии на основании заключенного лицензионного договора. В такой ситуации основания для применения п. 8 ст. 250 НК РФ нет, поскольку использование налогоплательщиком в указанный период товарных знаков не производится на безвозмездной основе, а покрывается стоимостью, уплаченной впоследствии на основании лицензионного договора13.

Также существуют налоговые риски, связанные с тем, что налоговый орган может прийти к выводу о занижении размера внереализационных доходов на стоимость безвозмездно полученного имущественного права на товарный знак и доначислить налог на прибыль в случае, если налогоплательщик при изготовлении и реализации продукции использовал товарный знак до заключения лицензионного договора с правообладателем. При этом впоследствии стороны могут заключить возмездный лицензионный договор, который распространяет свое действие на период использования товарного знака до его заключения, и налогоплательщик производит лицензионный платеж.

В данной ситуации, по мнению автора, претензии налоговых органов также следует признать необоснованными при условии, что плательщик и владелец товарного знака заключили возмездный договор о предоставлении права на использование товарного знака, согласовали цену, распространили действие договора на период использования товарного знака до его заключения. Поэтому отсутствует безвозмездное использование товарного знака до заключения лицензионного договора и нет оснований для определения внереализационного дохода14. Таким образом, ретроспективная оговорка в возмездном лицензионном договоре свидетельствует о возмездных правоотношениях сторон и до регистрации предоставления прав на товарный знак по лицензионному договору, даже если выплата роялти в указанный период не производилась. В связи с этим в данном случае минимизируются налоговые риски, связанные с применением п. 8 ст. 250 НК РФ к использованию товарного знака в указанный период.

Налоговые риски могут возникнуть и в случае невыплаты роялти в течение определенного периода после регистрации предоставления прав на товарный знак по возмездному лицензионному договору, поскольку налоговый орган может признать такие имущественные права внереализационным доходом по п. 8 ст. 250 НК РФ. При этом налоговый орган может не принять во внимание, что указанная невыплата роялти предусмотрена в соглашении между сторонами с целью предоставления налогоплательщику времени для становления и развития бизнеса, на период которого обязанность внесения роялти в любом случае не отменяется, с последующей оплатой вознаграждения с начала действия лицензионного договора. Представляется, что такая позиция налоговых органов не соответствует возмездной природе взаимоотношений сторон, поскольку волеизъявление сторон в данном случае направлено на заключение возмездного лицензионного договора, и после окончания определенного сторонами периода становления и развития бизнеса у налогоплательщика существуют обязательства по оплате установленного договором вознаграждения за предоставление права пользования товарным знаком, в том числе и за указанный период15.

Исходя из изложенного сама по себе невыплата роялти в определенный период по возмездному лицензионному договору не является достаточным основанием для вывода о получении налогоплательщиком внереализационного дохода, предусмотренного п. 8 ст. 250 НК РФ. Проведя юридическое исследование налоговых рисков, связанных с определением внереализационного дохода в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак для целей исчисления налога на прибыль организаций, автор пришел к следующим выводам.

Определяющим критерием для применения положений п. 8 ст. 250 НК РФ при определении внереализационного дохода от использования товарного знака без выплаты роялти является волеизъявление сторон на возмездную либо безвозмездную передачу имущественных прав на товарный знак, поскольку указанное волеизъявление может быть направлено на установление возмездного использования товарного знака, который в определенный период может использоваться и без выплаты роялти до регистрации предоставления прав на товарный знак по возмездному лицензионному договору. При этом волеизъявление на передачу имущественных прав на товарный знак может быть выражено как в лицензионном договоре, так и в иной форме, например, в письменном разрешении правообладателя на использование товарного знака. Также указанное волеизъявление может не иметь конкретного документального выражения, а следовать из сложившихся между сторонами деловых отношений, в том числе взаимозависимости.

Предусмотренный п. 8 ст. 250 НК РФ внереализационный доход в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак образуется в случае, если подтверждено волеизъявление сторон на безвозмездную передачу имущественных прав использования товарного знака. При этом безвозмездное получение имущественных прав на товарный знак имеет место только в случае, когда их предоставление не связано с возникновением каких-либо встречных обязательств у получателя имущественных прав перед передающим лицом.

Таким образом, при оценке налоговых рисков, связанных с определением внереализационного дохода в виде безвозмездно полученных имущественных прав на товарный знак для исчисления налога на прибыль, приоритет имеет не формальное наличие зарегистрированного лицензионного договора, а оценка сложившихся между сторонами правоотношений, в основе которых – волеизъявление сторон на возмездную либо безвозмездную передачу имущественных прав на товарный знак.

1. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 28 апреля 2010 г. № 03-03-06/1/299.
2. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 13 февраля 2009 г. № 03-03-06/1/69.
3. Аналогичные выводы содержатся в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 16 июня 2011 г. по делу № А56 -29592/2010.
4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2009 г. по делу № А40-78017/09-115- 467.
5. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 января 2015 г. по делу № А56-12412/2014.
6. Постановление ФАС Московского округа от 28 декабря 2010 г. по делу № А40-168732/09-127-1389, от 15 декабря 2010 г. по делу № А40-38060/10-127-175, постановление ФАС Северо-Западного округа от 22 января 2014 г. по делу № А56-11828/2013.
7. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11 декабря 2014 г. по делу № А11-11656/2013
8. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2012 г. по делу № А56-23663/2011, постановление ФАС Северо-Западного округа от 12 декабря 2012 г. по делу № А56-23663/2011.
9. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2011 г. по делу № А56- 22352/2011.
10. Преображенская А.А. Вопрос–ответ // Налог на прибыль: учет доходов и расходов. 2014. № 11. С. 72–74.
11. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10 апреля 2014 г. по делу № А56-30538/2013.
12. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 июля 2012 г. по делу № А56-26997/2011.
13. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2008 г. по делу № А40-36530/08-75- 97, постановление ФАС Московского округа от 1 апреля 2009 г. по делу № А40-36530/08-75-97.
14. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2014 г. по делу № А76- 25343/2012.
15. Постановление ФАС Уральского округа от 28 декабря 2011 г. по делу № А07-1758/2011.

Список литературы

1. Преображенская А.А. Вопрос–ответ//Налог на прибыль: учет доходов и расходов. 2014. № 11.
2. Ситникова Е. Налоговые последствия безвозмездного пользования товарным знаком//Бухгалтерия и банки. 2011. № 3.

Авторский договор об отчуждении исключительного права

Скачать образец договора об отчуждении исключительного права

Форма соглашения

Какая-либо специальная форма договора об отчуждении исключительного права законом не предусмотрена. Статьей 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что такое соглашение необходимо заключать в письменной форме, несоблюдение которой влечет недействительность сделки. Различают такие виды договора об отчуждении исключительного права: возмездный, когда автору выплачивается установленное соглашением сторон вознаграждение, и безвозмездный. Договор об отчуждении исключительного права является чаще всего двусторонней сделкой, но нередко встречаются ситуации, когда на стороне правообладателя или приобретателя выступают сразу несколько лиц (например, соавторы изобретения или промышленного образца).

Существенные условия соглашения

Понятие договора отчуждения исключительного права предусматривает передачу приобретателем всех монополий на интеллектуальную собственность, что отличает его от смежных соглашений, например, лицензионного.

Какой бы образец договора об отчуждении авторских прав вы ни использовали, в предмете соглашения надо четко прописать указание на объект результата интеллектуальной деятельности. Еще одна существенная характеристика договора об отчуждении исключительного права — при отсутствии в возмездном соглашении условия о размере вознаграждения или порядке его определения сделка считается незаключенной. Не допускается безвозмездная передача монополии на интеллектуальную собственность в отношениях между коммерческими организациями.

Регистрация сделки

В случаях, установленных законом, передача монополий на объект интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации. Сделка, не зарегистрированная государством, признается недействительной. В частности, авторский договор об отчуждении требует такой регистрации при передаче следующих результатов интеллектуальной деятельности:

• товарных знаков;
• изобретений;
• селекционных достижений;
• программ для ЭВМ или баз данных (если они прошли добровольную государственную регистрацию).

Прерогатива использования переходит в этих случаях к приобретателю в момент государственной регистрации соглашения. Условия договора об отчуждении исключительного права должны предусматривать момент перехода монополий на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Ответственность за нарушение соглашения

Нарушение авторской монополии, в зависимости от причиненного правообладателю ущерба, повлечет за собой административную и даже уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Также на нарушителя могут возложить обязанность возместить причиненный ущерб или выплатить назначенную судом компенсацию. Причем если причинен ущерб нескольким результатам интеллектуальной деятельности, то размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый объект. Например, несколько лет назад за незаконную продажу одного компакт-диска с записью шести песен без согласия их правообладателя суд обязал незадачливого продавца выплатить компенсацию за использование каждого произведения как самостоятельного объекта интеллектуальной собственности.